STJ — DECISÃO AREsp 3242541 (inteiro teor) — Biblioteca Jurídica

DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por CAMINHO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA. contra decisão que obstou a subida de recurso especial. A parte agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado (fls. 583-584): "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE LITIGARAM PERANTE O INPI PELO USO DA MARCA "CAMINHO DO SABER". DECISÃO DEFINITIVA EXPEDINDO O REGISTRO VÁLIDO EM FAVOR DA APELADA NO ANO DE 2011. MOMENTO DE NASCIMENTO DO DIREITO AO USO DA MARCA, CONFORME ART. 129 DA LEI N.º 9.279/1996. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE REMETAM À CIÊNCIA DO USO DA MARCA EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DO INPI. CIÊNCIA INEQUÍVOCA TOMADA APENAS NO ANO DE 2021, CONFORME PROVA DOS AUTOS. MOMENTO DE NASCIMENTO DE EVENTUAL PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL), CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de prescrição, na qual a parte autora requereu a declaração da prescrição do direito da parte apelada ao ajuizamento de ação inibitória de uso de marca, em razão de disputa sobre a marca "Caminho do Saber", com registro concedido à apelada em 2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte apelada tinha ciência inequívoca do uso indevido da marca "Caminho do Saber" e, consequentemente, se o prazo prescricional para a ação de abstenção de uso da marca estava ou não prescrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte apelada tomou ciência inequívoca do uso indevido da marca apenas em 30 de agosto de 2021, momento em que nasce sua pretensão. 4. O prazo prescricional para a ação de abstenção de uso de marca é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 5. A decisão do INPI que concedeu o registro da marca à parte apelada ocorreu em 2011, mas não configura violação até que a parte apelada tenha ciência do uso indevido. 6. Não há provas de que a parte apelada tinha conhecimento do uso da marca antes de 2021, portanto, a prescrição não se configura. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e, no mérito, desprovida, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial e fixando honorários recursais. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a propositura de ação de abstenção de uso de marca é de dez anos, contados a partir da ciência inequívoca do uso indevido da marca pelo titular do direito, conforme a teoria da actio nata. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/1996, arts. 129, § 1º, e 205; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp n. 1.696.899/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2018; STJ, AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.137.328/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.05.2019; STJ, R Esp n. 1.719.131/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.02.2020; Súmula nº 182/STJ. Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o pedido da empresa CAMINHO DO SABER ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LTDA. para declarar que o direito da empresa DONATTI CIA LTDA. de processá-la por uso indevido da marca "Caminho do Saber" estava prescrito não foi aceito. O juiz entendeu que a empresa DONATTI só tomou conhecimento do uso indevido da marca em 2021, e como o prazo para fazer esse pedido é de 10 anos, ainda estava dentro do prazo. Assim, a decisão anterior que negou o pedido da CAMINHO DO SABER foi mantida, e a empresa que perdeu o recurso terá que pagar os honorários do advogado da outra parte." Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 637-653). No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos artigos 489, § 1º, III, IV e VI, 926 e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, notadamente sobre a tese de que a ciência inequívoca do uso da marca teria ocorrido ainda no curso do procedimento administrativo perante o INPI, bem como sobre a incidência do art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996 e dos precedentes invocados pela recorrente acerca do termo inicial da prescrição. No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos artigos 489, § 1º, III, IV e VI, 926 e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, notadamente sobre a tese de que a ciência inequívoca do uso da marca teria ocorrido ainda no curso do procedimento administrativo perante o INPI, bem como sobre a incidência do art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996 e dos precedentes invocados pela recorrente acerca do termo inicial da prescrição. Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas nos artigos: i) 189 do Código Civil, porquanto teria afastado indevidamente a aplicação da teoria da actio nata, ao deixar de considerar como termo inicial da prescrição a data em que a recorrida teve ciência inequívoca do alegado uso indevido da marca, ocorrida, segundo sustenta, no curso do procedimento administrativo perante o INPI ou, subsidiariamente, quando da concessão do registro em 2011; ii) 130, III, da Lei n. 9.279/1996, ao argumento de que o depositante do pedido de registro, desde o depósito, já possui o direito-dever de zelar pela integridade material e reputação da marca, razão pela qual não se poderia desconsiderar a ciência do uso da marca ocorrida antes da concessão definitiva do registro. Aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais e desta Corte. Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 686-704). Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 716-718), o que ensejou a interposição do presente agravo. Apresentada contraminuta do agravo (fls. 749-760). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. A irresignação não merece prosperar. - Da violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC Inicialmente, não há falar em ofensa aos artigos 489, § 1º, III, IV e VI, 926 e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, concluiu que a pretensão de abstenção de uso de marca nasce com a ciência inequívoca da violação, a qual, no caso, somente ocorreu em agosto de 2021. Assim, afastou a tese relativa ao procedimento administrativo perante o INPI , ao fundamento de que, até a concessão definitiva do registro, as partes detinham apenas expectativa de direito, inexistindo violação apta a deflagrar a prescrição. É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 593-595): "Observa-se que o procedimento administrativo que tramitou perante o INPI não pode prevalecer como marco inicial da violação ao direito da parte Recorrida. Até a decisão definitiva que cedeu o uso da marca a esta, ambas as partes, Apelante e Apelada, detinham apenas expectativa de direito relacionada à marca "Caminho do Saber". O direito ao uso da marca, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996, só é adquirido após a expedição do registro válido, ou seja, até este momento, , não existe violação ao direitoa priori apta a ensejar eventual ação inibitória do uso de marca. Nesse contexto, os elementos probatórios produzidos nestes autos dão conta de que a parte recorrida tomou ciência inequívoca do uso irregular de sua marca somente em 30 de agosto de 2021, conforme declaração em seq. 31.3 - origem .. Apesar de ambas as partes terem participado do procedimento administrativo perante o INPI, após a recorrida se sagrar vencedora em 2011, fato é que só tomou ciência inequívoca do uso da marca na data de 30 de agosto de 2021, de modo que é neste momento que nasce sua pretensão, o qual se sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) e, portanto, não se encontra prescrito. .. Frisa-se, não há prova nos autos de que a parte recorrida detinha conhecimento do uso indevido da marca "Caminho do Saber" após a decisão do INPI no ano de 2011, tendo tomado conhecimento desta somente no ano de 2021. Portanto, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, uma vez que pela teoria da actio nata a parte recorrida só tomou ciência inequívoca da violação de seu direito na data de 31 de agosto de 2021." Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Portanto, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, uma vez que pela teoria da actio nata a parte recorrida só tomou ciência inequívoca da violação de seu direito na data de 31 de agosto de 2021." Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ressalte-se, ainda, que, conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AREsp n. 1.756.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Da violação do artigo 189 do Código Civil. Súmulas n. 7 e 83/STJ Com efeito, o Tribunal de origem, conforme trechos do acórdão já mencionados, consignou que a pretensão de abstenção de uso de marca prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do CC, e que o prazo se inicia com a ciência inequívoca da violação, conforme a teoria da actio nata. No caso, entendeu que essa ciência não ocorreu no procedimento administrativo do INPI nem com o registro em 2011, mas apenas em agosto de 2021, razão pela qual afastou a prescrição. Assim, tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo o qual "a pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da actio nata)" (REsp n. 1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. Ademais, tendo o Tribunal de origem concluído, com base no acervo fático-probatório, que a recorrida somente teve ciência do uso indevido da marca em agosto de 2021, a alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A TESE DO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da "actio nata")" (REsp n. 1 .696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante teve ciência do alegado uso indevido da marca no dia 30/6/1992. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A ausência de enfrentamento das teses pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial nesta parte, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n . 284 do STF (AgRg no AREsp n. 546.537/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 4/11/2015). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1843161 CE 2019/0308364-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) - Da violação do artigo 130, III, da Lei n. 9.279/1996. Súmula n. 283/STF Com efeito, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar violação ao art. 130, III, da Lei n. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n . 284 do STF (AgRg no AREsp n. 546.537/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 4/11/2015). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1843161 CE 2019/0308364-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) - Da violação do artigo 130, III, da Lei n. 9.279/1996. Súmula n. 283/STF Com efeito, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar violação ao art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, sob o argumento de que o depositante do pedido de registro já possui o direito-dever de zelar pela integridade material e reputação da marca, mas deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que, nos termos do art. 129 da LPI, a propriedade da marca somente se adquire com o registro validamente expedido, inexistindo, antes disso, violação apta a ensejar a pretensão inibitória. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". - Da divergência jurisprudencial Verifica-se que não houve demonstração da divergência nos moldes legais, tendo em vista que a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas e não realizou o devido cotejo analítico, conforme previsto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, atraindo o óbice da Súmula n. 284/STF. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. - Honorários recursais Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. EMENTA

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